107 律師高等考試 律師（選試智慧財產法） 智慧財產法 考古題詳解

核心觀念

本題測驗「專利法」中優先權效力之逐項判斷、先前技術基準日（舉發證據能力），以及專利舉發之客體事由。 （本題以命題當年即民國 107 年專利法為準；專利法雖於後續略有修正，惟本題所涉核心規範與判斷架構現行法仍均維持。）

1. 國內優先權之法律效力與部分優先權：

• 專利法第 30 條第 1 項規定，主張國內優先權者，其專利要件之審查，以先申請案（基礎案）申請日為專利申請日。
• 專利法第 30 條第 2 項規定，申請案包含二以上發明者，其一部發明主張優先權時，該一部發明以先申請案申請日為專利申請日（即「部分優先權」原則）。實務與專利審查基準明定，優先權效力應就個別請求項「逐項判斷」。

2. 先前技術（Prior Art）公開基準日：

• 專利法第 22 條第 1 項本文及各款規定，用以主張喪失新穎性、進步性之先前技術刊物，須於「專利申請前」已公開。若請求項享有優先權，其審查基準日溯及至「優先權日（先申請案申請日）」；若不享有優先權，則以「後申請案之實際申請日」為基準日。
• 申請中縱經修正（專利法第 43 條），只要修正合法未超出申請時原揭露範圍，其效力追溯至原申請日，不因提出修正而變更先前技術基準日。

3. 專利權「客體」舉發事由：

• 專利法第 71 條第 1 項列舉專利舉發事由，學理上分為「客體事由」（第 1 款）與「主體事由」（第 3 款，即專利權人為非專利申請權人）。客體事由指專利權之內容本身違反法定實體或程式要件。

解題方法

1. 子題 (一) 的切入點：

• 先分別釐清請求項 1 與請求項 2 之發明內容是否實質記載於基礎案 X0。
• 題目已定性「智慧財產局認可請求項 1 之優先權日，未認可請求項 2 之優先權日」，直接依專利法第 30 條第 2 項之「部分優先權」逐項確定其專利申請日（基準日）。
• 說明「103 年 5 月 1 日提出之修正」是否會延後審查基準日。
• 得出兩項請求項舉發證據之公開截止日期。

2. 子題 (二) 的切入點：

• 精確扣合「客體事由」，援引專利法第 71 條第 1 項第 1 款規定（嚴格排除第 2 款外國人權利能力及第 3 款主體不適格）。
• 深度結合本案題示事實：「製造筆記型電腦產品（產業領域）」、「主張國內優先權且項 2 未被認可」、「103 年 5 月 1 日提出專利範圍修正並獲核准」、「公告兩項請求項」等脈絡，全面羅列並涵攝可主張之具體客體違法事由。

爭點解析與論理

(一) 舉發證據刊物公開日之判斷與理由

1. 請求項 1 之舉發證據公開日：應為民國 100 年 7 月 16 日前已公開之刊物

• 理由： (1) 依專利法第 30 條第 1 項及第 2 項規定，發明專利申請案主張國內優先權者，專利要件之審查，以先申請案申請日為專利申請日；申請案包含二以上發明時，其一部之發明主張優先權者，該一部之發明以先申請案申請日為專利申請日。 (2) 查 X 案請求項 1 所揭露之發明內容與基礎案 X0 相同，且經專利專責機關（智慧局）認可其優先權日，故請求項 1 享有優先權利益，其新穎性、進步性等專利要件之審查基準日溯及至 X0 案之申請日，即民國 100 年 7 月 16 日。 (3) 依專利法第 22 條第 1 項第 1 款規定，須於「申請前」已見於刊物者，始得作為認定喪失新穎性或進步性之先前技術。因此，對請求項 1 提起舉發，其舉發證據必須是在民國 100 年 7 月 16 日（優先權日）前已公開之刊物，始具備實質之證據能力。

2. 請求項 2 之舉發證據公開日：應為民國 101 年 7 月 16 日前已公開之刊物

• 理由： (1) 依專利審查基準之規定，優先權之審查係採「逐項判斷原則」。後申請案之請求項發明內容若未揭露於先申請案之說明書、申請專利範圍或圖式中，該請求項即不得享有優先權利益。 (2) 查 X 案請求項 2 之發明內容不同於基礎案 X0 所揭露之內容，且經智慧局未認可其優先權日，故請求項 2 不享有優先權效果，其專利要件之審查基準日仍應以 X 案本身之實際申請日為準，即民國 101 年 7 月 16 日。 (3) 因此，對請求項 2 提起舉發所採用之刊物證據，僅須在 民國 101 年 7 月 16 日（原申請日）前 已公開，即具備先前技術之證據能力。

3. 修正事實不影響先前技術基準日之認定：

• 雖然 A 公司於 103 年 5 月 1 日提出申請專利範圍之修正，惟依專利法第 43 條規定，經專利專責機關核准之合法修正，其法律效力係溯及自原申請日生效，並不會因此變更專利要件審查之先前技術基準日。故舉發證據之公開日仍分別以前開優先權日（項 1）及原申請日（項 2）為判斷標準。

(二) 得對 X 發明專利權客體提起舉發之事由

依專利法第 71 條第 1 項第 1 款規定，發明專利權違反實體專利要件、記載要件或修正合法性等情事者，任何人均得提起舉發。結合本案之事實脈絡，得對 X 發明專利權之客體提起舉發之事由包括：

本題以命題當年（民國 107 年）之商標法為準進行詳解。現行商標法雖於民國 112 年有部分修正（如增訂加速審查、商標代理人管理等制度），惟本題所涉及之不得註冊事由、異議評定程序及商標權耗盡原則等核心法條與架構，於現行法下均維持相同規範內涵。

核心觀念

1. 惡意搶註之禁止事由（商標法第 30 條第 1 項第 12 款）：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品／服務之商標，因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊；但得該他人同意者，不在此限。其中「他人先使用」依實務及審查基準包含「國外先使用」。
2. 違法註冊商標之撤銷救濟程序：商標經核准註冊後，若有違反商標法之情事，專責機關得依法「撤銷其註冊」，途徑包含「異議」（商標法第 48 條，公眾審查、任何人、公告後 3 個月內）與「評定」（商標法第 57 條，利害關係人、原則公告後 5 年內）。
3. 商標權耗盡原則與真品平行輸入（商標法第 36 條第 2 項）：附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權（國際耗盡原則）。

解題方法

• 第 (一) 子題：採「要件檢驗法」。先釐清實體法上 C 註冊之 Y 商標該當商標法第 30 條第 1 項第 12 款之要件（特別強調「先使用」包含國外先使用，且 C 具備因同業業務競爭關係知悉之仿襲意圖）；再檢視程序法上 A 能否透過「異議」（第 48 條）或「評定」（第 57 條）撤銷其註冊，並分析 A 之當事人適格與法定期間。
• 第 (二) 子題：採「比較分析法」。從制度目的、申請人資格（當事人適格）、除斥期間、審查組織方式、一事不再理效力等面向，體系化對比「異議」與「評定」之程序差異。
• 第 (三) 子題：採「雙層次剖析法」。第一層次檢視「撤銷註冊程序」，論證因符合第 30 條第 1 項第 12 款但書「得該他人同意」之除外規定，A 即不得以此撤銷 C 之註冊；第二層次進一步切入「實體侵權抗辯」，援引商標法第 36 條第 2 項「商標權國際耗盡原則」，說明 C 縱取得註冊，亦無權禁止 A 販賣國外合法引進之 X 原廠商品，完整解決爭端。

解題技巧

1. 精準區分「撤銷」與「廢止」：商標註冊自始違法者，救濟程序為異議或評定，法律效果均為「撤銷其註冊」（商標法第 45 條、第 54 條）；合法註冊嗣後發生違法情事者（如連續 3 年未使用），始為「廢止」（第 63 條）。題目問「是否得撤銷」，切入點即為異議與評定。
2. 掌握「他人先使用」之地域涵蓋範圍：外國商標遭我國境內惡意搶註時，我國實務（審查基準與最高行政法院見解）一致肯定第 30 條第 1 項第 12 款之「先使用」不以國內先使用為限，國外先使用亦足，切莫受商標屬地主義誤導而認為國外使用不算。
3. 辨別但書除外責任：第 12 款旨在保護「先使用人」之利益，若先使用人（外國廠商 B）事前或事後同意該申請，即喪失仿襲之不法性，落入但書免責範圍。

詳解本文

(一) A 得依商標法向商標專責機關提起異議（或申請評定），撤銷 C 在我國 Y 商標之註冊

1. 實體要件：C 之 Y 商標註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款

• 構成要件分析：
• 相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標：B 早在國外產製 X 商標商品並取得註冊，屬於「他人先使用之商標」。依主管機關「商標法第 30 條第 1 項第 12 款審查基準」，此處之「先使用」不以國內為限，亦包含國外先使用。C 申請之 Y 商標與 X 商標圖樣幾乎完全一致，且指定使用於同一或類似商品。
• 因業務往來或其他關係知悉他人商標存在：C 在 A 販售前即已在網路販售 X 商標商品，且 C 係於 A 網路熱賣不久後即提出註冊申請。C 身為市場同業，知悉 B 產製之 X 商標商品在市場流通，符合「因業務或商業競爭等其他關係知悉他人商標存在」。
• 意圖仿襲而申請註冊：C 明知 X 商標係外國 B 廠商之創作與先使用商標，見其熱銷遂搶先向智慧財產局申請近乎相同之 Y 商標，事後更發函警告同業 A，顯係本於不正競爭之目的搶註以壟斷市場，具備仿襲意圖。
• 未得該他人同意：C 申請時並未取得先使用人 B 之授權或同意。
• 小結：C 申請註冊 Y 商標，構成商標法第 30 條第 1 項第 12 款之相對不得註冊事由。

2. 程序途徑：A 得依法提起「異議」或「評定」以撤銷 Y 商標之註冊

• 提起異議（商標法第 48 條）：
• 商標註冊違反第 30 條第 1 項規定者，任何人得自商標註冊公告日後 3 個月內提出異議。
• 查 C 之 Y 商標甫於 1 個月前公告註冊，仍在法定 3 個月除斥期間內，且異議採公眾審查制，「任何人」均得提起，故 A 當然具備當事人適格，得向商標專責機關提出異議，請求撤銷 Y 商標之註冊。
• 申請評定（商標法第 57 條、第 58 條）：
• 縱使 3 個月異議期間屆滿，A 因販售該商品而接獲 C 之存證信函並受侵權威脅，其商業活動直接受該商標權拘束，在客觀上權利或法律上利益受有影響，屬於商標法第 57 條第 1 項之「利害關係人」，自得申請評定。
• 且因 C 係違反第 30 條第 1 項第 12 款惡意仿襲搶註之事由，依商標法第 58 條第 1 項但書規定，不受註冊公告日起算 5 年之除斥期間限制。

(二) 商標法得撤銷他人註冊商標之「異議」與「評定」程序之差異

異議與評定均為促使商標專責機關撤銷違法商標註冊之行政救濟途徑，二者於程序法上之主要差異如下：

本題評析與詳解以命題當年（民國 107 年）法規為準（現行著作權法相關規定架構與法條條號均維持相同）。

核心觀念

1. 著作財產權侵害判斷法理：

• 實體要件：原告著作受保護之適格性（具備「原創性」，含獨立創作與創作性）、被告行為落入著作財產權專有權利範圍（如第 22 條重製權）。
• 實務雙重判斷要件：我國司法實務（如最高法院裁判）向來採美國法之雙重檢驗標準——「接觸（Access）」與「實質相似（Substantial Similarity）」，並輔以「思想與表達合併原則」、「過濾法（Abstraction-Filtration-Comparison）」剔除不受保護之概念，最終檢驗是否構成法定阻卻違法事由（第 44 條至第 65 條之合理使用）。

2. 著作權法之民事救濟體系：

• 物上防衛性格請求權：著作權法第 84 條之排除侵害請求權（現存侵害）、防止侵害請求權（侵害之虞）；第 88 條之 1 之銷毀或為其他必要處置請求權。
• 價值補償請求權：著作權法第 88 條第 1 項之損害賠償請求權（責任要件為故意或過失）；損害額計算得依同條第 2 項第 1 款（民法第 216 條差額說或銷售減少差額）、第 2 款（侵害人所得利益）或第 3 項（法院酌定 1 萬至 100 萬元，情節重大至 500 萬元）。
• 名譽回復請求權：著作權法第 89 條之將判決書登載新聞紙請求權。

3. 時效抗辯之重大爭點（民事法連動考點）：

• 損害賠償時效：著作權法第 89 條之 1 規定，第 88 條之損害賠償請求權，自知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。
• 催告與中斷時效：民法第 130 條規定，時效因請求（如寄發存證信函）而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷。
• 排除侵害之時效：學說與實務多認第 84 條排除請求權具物上防衛性質，於侵害狀態持續中不罹於時效；或即便侵權損害賠償罹於時效，甲仍得依民法第 197 條第 2 項請求返還不當得利。

解題方法

1. 子題 (一)：採體系化標準論述，先提「權利成立要件（原創性）」與「侵害行為成立（未經授權利用專有權利且不構成合理使用）」，再深入詳述智慧財產法院核心檢驗雙軌「接觸」與「實質相似」之意涵與認定標準。
2. 子題 (二)：由權利體系出發，分點逐一檢視甲可主張的各項法條依據（第 84 條、第 88 條之 1、第 88 條、第 89 條）。接著切入本題關鍵事實細節——時間軸（101 年 5 月 21 日寄信、104 年 6 月 24 日起訴），直指「消滅時效」與「中斷失效」，精準指出損害賠償請求權可能罹於時效的法律效果與應對途徑。

解題技巧

• 敏銳捕捉精確日期：國考題目只要出現詳細年月日（99/10/1、101/5/20、101/5/21、104/6/24），且兩事件相距超過 2 年，必定有「消滅時效」或「除斥期間」的陷阱。
• 識破存證信函效力：寄發存證信函屬民法上之「請求」，考生若只寫「甲已寄信所以時效中斷」，即落入致命陷阱；必須立刻連結「民法第 130 條：請求後 6 個月內未起訴，視為不中斷」。
• 區分繼續性侵權：損害賠償請求權雖罹於時效，但侵權行為如持續販售，起訴前 2 年內發生之損害仍可求償；且物上請求權（停止侵害、銷毀）與不當得利請求權不受 2 年短期時效拘束。

擬答詳解

(一) 判斷著作財產權受侵害之要件

按司法實務（如最高法院 97 年度台上字第 641 號判決及智慧財產法院多數見解）之通說見解，判斷著作財產權是否遭受侵害，應具備下列實體與實質認定要件：

1. 原告著作具備著作權法之保護適格性：

• 原告之作品須為著作權法第 3 條第 1 項第 1 款所稱之「著作」，並具備「原創性」（包含「獨立創作」且非抄襲他人，以及展現創作者精神作用之「創作性」）。
• 原告之主張須限於「表達（Expression）」，而非僅為概念、原理、事實或操作方法等不具保護性之「思想（Idea）」（著作權法第 10 條之 1 原則）。

2. 被告實施受著作財產權涵蓋之利用行為且無阻卻違法事由：

• 被告未經著作權人同意或授權，擅自實施著作權法第 22 條至第 29 條之專有權利行為（例如本件乙出版銷售之行為，該當重製與散布）。
• 被告之利用行為無法主張著作權法第 44 條至第 65 條之合理使用（Fair Use）。

3. 實質判斷之雙重檢驗要件（接觸與實質相似）：

• 接觸（Access）：指被告在客觀上曾否或有無合理之機會與可能性接觸原告之著作。接觸之證明包括直接證據（如曾向原告購買、商談授權、具僱傭或合作關係），或間接證據（如原告著作已廣泛公開發行、在市場長期流通或具高度知名度）。