107 專利師高等考試 專利師(選試專業日文及計算機結構) 專利代理實務 考古題詳解

本解題以命題當年（民國 107 年）之專利法及專利審查基準為準；現行專利法對於發明專利優惠期之核心實體規定（12 個月期間、公開態樣不限、免於申請時聲明）仍維持相同架構。

核心觀念

1. 民國 106 年 5 月 1 日施行之專利法優惠期新制（專利法第 22 條第 3 項、第 4 項）：

• 期間延長：發明及新型專利之優惠期期間，由申請日前 6 個月延長為 12 個月。
• 態樣放寬：刪除舊法列舉事由（實驗、刊物、展覽會、非本意洩漏），概括放寬為「出於其本意所致之公開」與「非出於其本意所致之公開」，凡公開事實不論形式皆可適用。
• 程序簡化：刪除「須於申請時聲明並檢送證明文件」之程序限制，申請人毋庸於申請時聲明，僅須於審查官通知或有核駁疑義時檢證申復。

2. 新舊法過渡適用原則（專利法第 157 條之 4）：

• 凡於 106 年 5 月 1 日（含）以後提出申請之專利申請案，一律適用新法之優惠期規定。
• 公開事實縱使發生於 106 年 5 月 1 日新法施行前，只要申請案係於 106 年 5 月 1 日以後提出，且公開事實距申請日未逾 12 個月，均得適用 12 個月之優惠期。

3. 公開主體與本意之認定（專利審查基準第二篇第三章第 3.4 節）：

• 公開人為部分發明人：申請案發明人為甲、乙，先前公開發表人僅為甲，因甲本屬發明人，形式上可認定該公開係出於發明人之本意，不失其優惠期資格。
• 公開人包含他人：先前公開發表人包含申請案發明人以外之第三人（如發表人為甲、乙、丙，而發明人為甲、乙），形式上含有非發明人之公開，專利審查官得「推定」該文獻非出於申請人或發明人之本意公開，而發出審查意見通知；申請人得透過實質舉證推翻該推定。

解題方法

(一) 案例一之審查與適用判斷

1. 核算期間與過渡條款：

• 論文公開日：105 年 6 月 1 日。
• 專利申請日：106 年 5 月 1 日。
• 二者相距整整 11 個月，大於舊法之 6 個月，但小於新法之 12 個月。
• 申請案 A 於 106 年 5 月 1 日（新法施行首日）提出申請，依過渡適用規定，一律適用新法第 22 條第 3 項之 12 個月優惠期。即使公開事實發生於修法施行前，仍享有 12 個月優惠期，未逾法定期間。

2. 公開主體之認定：

• 申請人為 B 大學（專利申請權受讓人），發明人為甲、乙。
• 論文發表人為甲，甲為申請案 A 之共同發明人之一。依專利審查基準，發明人甲之發表，形式上足認屬發明人出於其本意之公開。

3. 程序要件放寬：

• 依新法第 22 條第 4 項，無須於申請時聲明主張優惠期。

4. 小結：該論文符合優惠期要件，依法「非屬第一項各款或第二項不得取得發明專利之情事」，審查官不得逕以此作為否定新穎性或進步性之引證。

(二) 案例二之申復策略與舉證文件

審查官檢索查得之文獻發表人為甲、乙、丙，多出第三人丙，依法推定非出於本意。申請人 B 大學應依丙之實質角色分別應對：

1. 他人丙「為共同發明人」時：

• 核心問題：申請時漏列丙為發明人，且 B 大學需補足申請權受讓權源。
• 策略：向智慧財產局辦理追加發明人為甲、乙、丙，並補足權利讓與證明，使論文發表人與發明人完全一致，落入出於本意公開之範圍。

2. 他人丙「非為共同發明人」時：

• 核心問題：丙僅為學術論文掛名作者（如指導、經費資助、提供儀器設備等），非專利法上對技術特徵有實質貢獻之發明人。
• 策略：由丙及發明人出具聲明書，闡明丙未參與發明實質創作，並證明論文發表係出於發明人本意且經全體同意，推翻審查官之推定。

案例詳細分析

【案例一分析】

1. 法規適用與過渡原則： 申請案 A 申請日為 106 年 5 月 1 日，依專利法第 157 條之 4 授權訂定之施行日期，本案自申請日起一律適用 106 年 5 月 1 日施行之專利法新修正條文。依主管機關公告之審查基準與實務見解，凡於新法施行後提出之申請案，其於申請日前 12 個月內所為之公開，縱使公開日（105 年 6 月 1 日）發生於新法施行前，仍得適用新法 12 個月之優惠期規定。105 年 6 月 1 日距 106 年 5 月 1 日為 11 個月，未逾 12 個月之法定期間。
2. 公開主體與實質要件： 申請人 B 大學係自發明人甲、乙受讓專利申請權之人。論文發表人甲為專利申請案 A 之共同發明人，其發表論文屬於「出於發明人本意所致之公開」。縱使同案另一發明人乙未列名於論文中，依專利審查基準，發表人為部分發明人者，形式上仍得認屬出於發明人本意之公開。
3. 程序要件： 新修正專利法已刪除「申請時聲明並檢附證明文件」之程序規定。即便 B 大學申請時未聲明優惠期，該論文依法直接享有優惠期效果。
4. 結論：該論文公開之事實該當專利法第 22 條第 3 項第 1 款，不得作為專利法第 22 條第 1 項或第 2 項之先前技術。因此，審查官不可以該論文公開之內容及事實，作為核駁申請案 A 不具新穎性或進步性之引證。

【案例二分析】

申請日 107 年 2 月 1 日距論文公開日 106 年 6 月 1 日為 8 個月，符合 12 個月期間要件。

核心觀念

本題以命題當年（民國 107 年）之專利法、專利法施行細則及專利審查基準為準（註：現行專利法雖經後續修正，惟本題所涉及之可據以實現要件、請求項記載形式及多項相依限制，法理與規範內涵均維持一致）：

1. 說明書之可據以實現要件（專利法第 26 條第 1 項）：說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在毋須過度實驗之情況下，能瞭解其內容並可據以實現。撰寫【實施方式】時，必須緊扣各圖式與元件符號，詳述構件之空間組裝關係、作動方式及所達成之技術功效。
2. 獨立項之明確性、支持性與最大保護範圍（專利法第 26 條第 2 項、專利法施行細則第 16 條）：獨立項應載明申請專利標的及達成發明目的所不可或缺之「必要技術特徵」，非必要之次要元件（如固定件、限位件等）應予排除，以界定出受說明書實質支持且明確之最大保護範圍。
3. 引用記載形式之獨立項（專利法施行細則第 16 條第 3 項、專利審查基準第二篇第一章第 2.4.2 節）：形式上引用其他請求項，但實質上具有所引用項目之全部或部分技術特徵，並敘明所引用項目外之實施必要技術特徵者，實質上為獨立項。
4. 附屬項之「詳述式」與「附加式」（專利法施行細則第 18 條第 2 項）：

• 詳述式附屬項：就所依附項目中已記載之技術特徵進一步限縮其構造、形狀、材料或配置關係（通常以「其中……」記載），不引入先前未出現之新構件。
• 附加式附屬項：在所依附項目之技術內容之外，進一步附加發明之新構件或新特徵（通常以「更包含……」記載）。

5. 多項附屬項之依附限制（禁止多項相依）（專利法施行細則第 18 條第 5 項）：「多項附屬項不得作為另一多項附屬項之依附項目。」此為各國及台灣專利實務之嚴格禁止規範。

解題方法

1. 【實施方式】之展開策略：

• 先概括交代傘具（10）與腳架結構（20）之基本配合關係，帶出所有元件符號（10、12、14、16、20、22、24、26、30、40）。
• 分段說明「第一實施例」（配合圖 1、圖 3、圖 4、圖 5）：詳細交代頂部（12）插設於中空支架部（22）、支架（24）經由樞接部（26）進行收合與展開之作動、限位件（30）與固定件（40）之結構與功能，以及雨水沿傘面（14）與中空支架部（22）集中滴落之排水功效。
• 分段說明「第二實施例」（配合圖 2）：詳述握持部（16）插設於中空支架部（22）之直立放置型態，達成暫時置傘、空出雙手之功效。

2. 【申請專利範圍】之架構佈局：

• 請求項 1（獨立項）：依第一實施例撰寫，僅納入傘具（10）、頂部（12）、傘面（14）、握持部（16）、腳架結構（20）、中空支架部（22）、支架（24）及展開／收合狀態，不加入限位件（30）及固定件（40），以維持最大保護範圍。
• 請求項 2（詳述式附屬項，依附項 1）：對項 1 中已記載之構件進行特徵細化，此處針對支架之樞接方式詳述其包含「樞接部（26）」，且不引入未記載之外加構件。
• 請求項 3（多項及附加式附屬項）：依附項 1 或 2，並附加新構件「固定件（40）」。
• 請求項 4（引用記載形式之獨立項）：依第二實施例撰寫，形式上引用請求項 1，將中空支架部之插設對象由「頂部」變更為「握持部」。
• 請求項 5（詳述式附屬項，依附項 4）：對項 4 握持部與中空支架部之配合型態或展開支撐特徵作進一步限定。
• 請求項 6（多項及附加式附屬項，盡可能最多依附）：附加新構件「限位件（30）」。依附項目方面，因請求項 3 為多項附屬項，依施行細則第 18 條第 5 項規定，請求項 6 不得依附項 3；故其最多依附項目為單項性質之請求項 1、2、4 或 5。

試題要件分析

• 可據以實現要件檢核：實施方式不僅列出元件符號，更明確說明第一實施例（圖 1：倒立置放、雨滴集中引流）與第二實施例（圖 2：正立置放、便於購物立傘）之結構差異、組裝方式與作動機構（圖 3 至圖 5 之樞接展開與收合），符合專利法第 26 條第 1 項規定。
• 請求項 1 符合最大保護範圍：未過度限縮限位件或固定件之種類，保留上位概念之插設與樞接收合機制。
• 請求項 2 為詳述式：未引入新構件，僅針對既有之樞接特徵進一步詳述具有「樞接部」，符合詳述式要件。
• 請求項 3 為多項附加式：採用「如請求項 1 或 2 所述」之多項擇一寫法，並以「更包含」引入新構件固定件。
• 請求項 4 為引用記載形式獨立項：形式記載「如請求項 1 所述……其中……」，實質界定第二實施例（握持部插設），符合審查基準獨立項規範。
• 請求項 5 為詳述式：依附項 4，針對中空支架部之插設方向或直立支撐狀態作進一步詳述。
• 請求項 6 為盡可能最多依附之多項附屬項：
• 若依附「請求項 1 至 5 中任一項」，將直接違反「多項附屬項不得多項相依」之規定（因請求項 3 係多項附屬項）。
• 因此，合法之最多依附範圍為排除項 3 後之其餘所有項目（即請求項 1、2、4、5），依附語寫為「如請求項 1、2、4 或 5 中任一項所述」，符合最大依附原則與專利法規。