107 專利師高等考試 專利師(選試專業英文及電子學) 專利代理實務 考古題詳解

本解題以命題當年（民國 107 年）之專利法及專利審查基準為準；現行專利法對於發明專利優惠期之核心實體規定（12 個月期間、公開態樣不限、免於申請時聲明）仍維持相同架構。

核心觀念

1. 民國 106 年 5 月 1 日施行之專利法優惠期新制（專利法第 22 條第 3 項、第 4 項）：

• 期間延長：發明及新型專利之優惠期期間，由申請日前 6 個月延長為 12 個月。
• 態樣放寬：刪除舊法列舉事由（實驗、刊物、展覽會、非本意洩漏），概括放寬為「出於其本意所致之公開」與「非出於其本意所致之公開」，凡公開事實不論形式皆可適用。
• 程序簡化：刪除「須於申請時聲明並檢送證明文件」之程序限制，申請人毋庸於申請時聲明，僅須於審查官通知或有核駁疑義時檢證申復。

2. 新舊法過渡適用原則（專利法第 157 條之 4）：

• 凡於 106 年 5 月 1 日（含）以後提出申請之專利申請案，一律適用新法之優惠期規定。
• 公開事實縱使發生於 106 年 5 月 1 日新法施行前，只要申請案係於 106 年 5 月 1 日以後提出，且公開事實距申請日未逾 12 個月，均得適用 12 個月之優惠期。

3. 公開主體與本意之認定（專利審查基準第二篇第三章第 3.4 節）：

• 公開人為部分發明人：申請案發明人為甲、乙，先前公開發表人僅為甲，因甲本屬發明人，形式上可認定該公開係出於發明人之本意，不失其優惠期資格。
• 公開人包含他人：先前公開發表人包含申請案發明人以外之第三人（如發表人為甲、乙、丙，而發明人為甲、乙），形式上含有非發明人之公開，專利審查官得「推定」該文獻非出於申請人或發明人之本意公開，而發出審查意見通知；申請人得透過實質舉證推翻該推定。

解題方法

(一) 案例一之審查與適用判斷

1. 核算期間與過渡條款：

• 論文公開日：105 年 6 月 1 日。
• 專利申請日：106 年 5 月 1 日。
• 二者相距整整 11 個月，大於舊法之 6 個月，但小於新法之 12 個月。
• 申請案 A 於 106 年 5 月 1 日（新法施行首日）提出申請，依過渡適用規定，一律適用新法第 22 條第 3 項之 12 個月優惠期。即使公開事實發生於修法施行前，仍享有 12 個月優惠期，未逾法定期間。

2. 公開主體之認定：

• 申請人為 B 大學（專利申請權受讓人），發明人為甲、乙。
• 論文發表人為甲，甲為申請案 A 之共同發明人之一。依專利審查基準，發明人甲之發表，形式上足認屬發明人出於其本意之公開。

3. 程序要件放寬：

• 依新法第 22 條第 4 項，無須於申請時聲明主張優惠期。

4. 小結：該論文符合優惠期要件，依法「非屬第一項各款或第二項不得取得發明專利之情事」，審查官不得逕以此作為否定新穎性或進步性之引證。

(二) 案例二之申復策略與舉證文件

審查官檢索查得之文獻發表人為甲、乙、丙，多出第三人丙，依法推定非出於本意。申請人 B 大學應依丙之實質角色分別應對：

1. 他人丙「為共同發明人」時：

• 核心問題：申請時漏列丙為發明人，且 B 大學需補足申請權受讓權源。
• 策略：向智慧財產局辦理追加發明人為甲、乙、丙，並補足權利讓與證明，使論文發表人與發明人完全一致，落入出於本意公開之範圍。

2. 他人丙「非為共同發明人」時：

• 核心問題：丙僅為學術論文掛名作者（如指導、經費資助、提供儀器設備等），非專利法上對技術特徵有實質貢獻之發明人。
• 策略：由丙及發明人出具聲明書，闡明丙未參與發明實質創作，並證明論文發表係出於發明人本意且經全體同意，推翻審查官之推定。

案例詳細分析

【案例一分析】

1. 法規適用與過渡原則： 申請案 A 申請日為 106 年 5 月 1 日，依專利法第 157 條之 4 授權訂定之施行日期，本案自申請日起一律適用 106 年 5 月 1 日施行之專利法新修正條文。依主管機關公告之審查基準與實務見解，凡於新法施行後提出之申請案，其於申請日前 12 個月內所為之公開，縱使公開日（105 年 6 月 1 日）發生於新法施行前，仍得適用新法 12 個月之優惠期規定。105 年 6 月 1 日距 106 年 5 月 1 日為 11 個月，未逾 12 個月之法定期間。
2. 公開主體與實質要件： 申請人 B 大學係自發明人甲、乙受讓專利申請權之人。論文發表人甲為專利申請案 A 之共同發明人，其發表論文屬於「出於發明人本意所致之公開」。縱使同案另一發明人乙未列名於論文中，依專利審查基準，發表人為部分發明人者，形式上仍得認屬出於發明人本意之公開。
3. 程序要件： 新修正專利法已刪除「申請時聲明並檢附證明文件」之程序規定。即便 B 大學申請時未聲明優惠期，該論文依法直接享有優惠期效果。
4. 結論：該論文公開之事實該當專利法第 22 條第 3 項第 1 款，不得作為專利法第 22 條第 1 項或第 2 項之先前技術。因此，審查官不可以該論文公開之內容及事實，作為核駁申請案 A 不具新穎性或進步性之引證。

【案例二分析】

申請日 107 年 2 月 1 日距論文公開日 106 年 6 月 1 日為 8 個月，符合 12 個月期間要件。

核心觀念

本題為專利師國家考試《專利代理實務》標準之實務撰構題型，評量考生是否具備依據發明揭露資料撰寫符合專利法規與審查實務之說明書【實施方式】及【申請專利範圍】之專業能力。本題以命題當年（民國 107 年）專利法規及審查基準為準：

1. 說明書可據以實現要件（專利法第 26 條第 1 項、專利法施行細則第 17 條）：

• 說明書之【實施方式】必須明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌說明書、申請專利範圍及圖式之內容後，無需耗費過度過度之過度實驗即可瞭解發明之內容並據以製造及使用。
• 實施方式應配合圖式詳細說明各實施例之構造、連接關係、作動方式及所達成之功效，並完整記載各元件符號。

2. 申請專利範圍之撰寫與限制（專利法第 26 條第 2 項、專利法施行細則第 18 條、專利審查基準第二篇第三章）：

• 獨立項最大保護範圍：應記載實施發明之必要技術特徵，不宜納入非必要之附屬特徵（如次要之限位件、固定件），以確保符合明確性與充分支持下之最大保護範疇。
• 引用記載形式之獨立項（專利審查基準第二篇第三章 2.4.1）：形式上雖引用其他請求項，但實質上替換或缺少被引用項之部分技術特徵者，為實質獨立項。本題題目明定「請求項4應為引用記載形式請求項」，應以引用請求項1之形式撰寫第二實施例（改為握持部插設）。
• 詳述式附屬項（Further Limiting/Detailed Expression）：對所依附請求項中已存在之技術特徵進一步限縮、定義其構造、形狀或材質，不得額外加入新構件。
• 附加式附屬項（Adding Expression）：在所依附請求項之技術特徵基礎上，額外增設新的技術特徵（如追加元件）。
• 多項附屬項之依附限制（專利法施行細則第 18 條第 6 項）：多項附屬項應以「擇一方式」為之，且多項附屬項不得直接或間接依附其他多項附屬項（即「多多相依」之禁止）。（註：現行法規對此一多項附屬項不得依附其他多項附屬項之規範維持一致）

解題方法

1. 【實施方式】撰寫架構：

• 整體架構說明：界定發明之多功能腳架傘之主要組成（傘具 10、腳架結構 20）。
• 第一實施例（配合圖 1、圖 3、圖 4、圖 5）：詳細說明傘具 10 之頂部 12 插設於中空支架部 22 中。說明支架 24 經由樞接部 26 於展開狀態（圖 3、圖 4，與中空支架部 22 呈夾角以抵接地面支撐站立）與收合狀態（圖 5，平貼中空支架部 22 之外表面）之動作機制；說明限位件 30（卡扣或磁吸）之定位功能；說明頂部插設時雨滴沿傘面及中空支架部滴落集中之導水排液效果。
• 第二實施例（配合圖 2）：詳細說明傘具 10 之握持部 16 插設於中空支架部 22 中之構造與使用情境，以及設置於中空支架部 22 內表面之固定件 40（卡扣或磁吸）對握持部 16（或頂部 12）之固定輔助。

2. 【申請專利範圍】權利項佈局策略：

• 請求項 1（獨立項，第一實施例）：提取第一實施例之必要技術特徵（傘具 10 具頂部 12、傘面 14、握持部 16；腳架結構 20 具中空支架部 22、複數支架 24 樞接於中空支架部 22，中空支架部供頂部 12 插設，支架具收合與展開狀態）。
• 請求項 2（單項、詳述式，依附項 1）：進一步詳述中空支架部 22 為兩端貫通之管體以供排水，或詳述樞接部 26 與夾角構造。
• 請求項 3（多項、附加式，依附項 1 或 2）：以擇一方式依附請求項 1 或 2，並附加「限位件 30」（卡扣件或磁吸件）設置於支架 24。
• 請求項 4（獨立項，第二實施例，引用記載形式）：引用請求項 1 之形式，將插設構件由「頂部」實質替換為「握持部」，滿足實質獨立項要件。
• 請求項 5（單項、詳述式，依附項 4）：進一步詳述握持部 16 與中空支架部 22 之配合構造或固定關係。
• 請求項 6（多項、附加式，盡可能最多依附）：附加「至少一固定件 40」（卡扣件或磁吸件）設置於中空支架部 22 內表面。其依附項次必須避開同為多項附屬項之「請求項 3」，故最多依附之寫法為「如請求項 1、2、4 或 5 中任一項所述之多功能腳架傘」。

解題技巧

• 最大陷阱：請求項 6 的「最多依附」 題目要求「請求項 6 必須為多項及附加式之附屬項，且為盡可能最多依附之多項附屬項」。極易出現的致命失誤是寫成「如請求項 1 至 5 中任一項所述」，這會直接依附到請求項 3（多項附屬項），違反專利法施行細則第 18 條第 6 項禁止多項附屬項依附多項附屬項之規定。正確依附標的只能是所有單項形式的請求項：獨立項 1、單項附屬項 2、獨立項 4、單項附屬項 5，即「請求項 1、2、4 或 5 中任一項」。
• 引用記載形式獨立項之定位 題目指定「請求項 4 應為引用記載形式請求項」，撰寫時應明確引用請求項 1，但實質變更技術特徵（中空支架部改供握持部插設），此種形式兼顧法條要求與上位獨立項簡潔性。
• 詳述式 vs. 附加式嚴格檢驗 詳述式（項 2、項 5）絕對不可引入原項沒有的新元件，只能針對已記載之構件（如中空支架部、樞接部、握持部）作細節形狀、空間配置或作動關係之限縮；