107 專利師高等考試 專利師(選試專業日文及生物技術) 專利代理實務 考古題詳解

本解題以命題當年（民國 107 年）之專利法及專利審查基準為準；現行專利法對於發明專利優惠期之核心實體規定（12 個月期間、公開態樣不限、免於申請時聲明）仍維持相同架構。

核心觀念

1. 民國 106 年 5 月 1 日施行之專利法優惠期新制（專利法第 22 條第 3 項、第 4 項）：

• 期間延長：發明及新型專利之優惠期期間，由申請日前 6 個月延長為 12 個月。
• 態樣放寬：刪除舊法列舉事由（實驗、刊物、展覽會、非本意洩漏），概括放寬為「出於其本意所致之公開」與「非出於其本意所致之公開」，凡公開事實不論形式皆可適用。
• 程序簡化：刪除「須於申請時聲明並檢送證明文件」之程序限制，申請人毋庸於申請時聲明，僅須於審查官通知或有核駁疑義時檢證申復。

2. 新舊法過渡適用原則（專利法第 157 條之 4）：

• 凡於 106 年 5 月 1 日（含）以後提出申請之專利申請案，一律適用新法之優惠期規定。
• 公開事實縱使發生於 106 年 5 月 1 日新法施行前，只要申請案係於 106 年 5 月 1 日以後提出，且公開事實距申請日未逾 12 個月，均得適用 12 個月之優惠期。

3. 公開主體與本意之認定（專利審查基準第二篇第三章第 3.4 節）：

• 公開人為部分發明人：申請案發明人為甲、乙，先前公開發表人僅為甲，因甲本屬發明人，形式上可認定該公開係出於發明人之本意，不失其優惠期資格。
• 公開人包含他人：先前公開發表人包含申請案發明人以外之第三人（如發表人為甲、乙、丙，而發明人為甲、乙），形式上含有非發明人之公開，專利審查官得「推定」該文獻非出於申請人或發明人之本意公開，而發出審查意見通知；申請人得透過實質舉證推翻該推定。

解題方法

(一) 案例一之審查與適用判斷

1. 核算期間與過渡條款：

• 論文公開日：105 年 6 月 1 日。
• 專利申請日：106 年 5 月 1 日。
• 二者相距整整 11 個月，大於舊法之 6 個月，但小於新法之 12 個月。
• 申請案 A 於 106 年 5 月 1 日（新法施行首日）提出申請，依過渡適用規定，一律適用新法第 22 條第 3 項之 12 個月優惠期。即使公開事實發生於修法施行前，仍享有 12 個月優惠期，未逾法定期間。

2. 公開主體之認定：

• 申請人為 B 大學（專利申請權受讓人），發明人為甲、乙。
• 論文發表人為甲，甲為申請案 A 之共同發明人之一。依專利審查基準，發明人甲之發表，形式上足認屬發明人出於其本意之公開。

3. 程序要件放寬：

• 依新法第 22 條第 4 項，無須於申請時聲明主張優惠期。

4. 小結：該論文符合優惠期要件，依法「非屬第一項各款或第二項不得取得發明專利之情事」，審查官不得逕以此作為否定新穎性或進步性之引證。

(二) 案例二之申復策略與舉證文件

審查官檢索查得之文獻發表人為甲、乙、丙，多出第三人丙，依法推定非出於本意。申請人 B 大學應依丙之實質角色分別應對：

1. 他人丙「為共同發明人」時：

• 核心問題：申請時漏列丙為發明人，且 B 大學需補足申請權受讓權源。
• 策略：向智慧財產局辦理追加發明人為甲、乙、丙，並補足權利讓與證明，使論文發表人與發明人完全一致，落入出於本意公開之範圍。

2. 他人丙「非為共同發明人」時：

• 核心問題：丙僅為學術論文掛名作者（如指導、經費資助、提供儀器設備等），非專利法上對技術特徵有實質貢獻之發明人。
• 策略：由丙及發明人出具聲明書，闡明丙未參與發明實質創作，並證明論文發表係出於發明人本意且經全體同意，推翻審查官之推定。

案例詳細分析

【案例一分析】

1. 法規適用與過渡原則： 申請案 A 申請日為 106 年 5 月 1 日，依專利法第 157 條之 4 授權訂定之施行日期，本案自申請日起一律適用 106 年 5 月 1 日施行之專利法新修正條文。依主管機關公告之審查基準與實務見解，凡於新法施行後提出之申請案，其於申請日前 12 個月內所為之公開，縱使公開日（105 年 6 月 1 日）發生於新法施行前，仍得適用新法 12 個月之優惠期規定。105 年 6 月 1 日距 106 年 5 月 1 日為 11 個月，未逾 12 個月之法定期間。
2. 公開主體與實質要件： 申請人 B 大學係自發明人甲、乙受讓專利申請權之人。論文發表人甲為專利申請案 A 之共同發明人，其發表論文屬於「出於發明人本意所致之公開」。縱使同案另一發明人乙未列名於論文中，依專利審查基準，發表人為部分發明人者，形式上仍得認屬出於發明人本意之公開。
3. 程序要件： 新修正專利法已刪除「申請時聲明並檢附證明文件」之程序規定。即便 B 大學申請時未聲明優惠期，該論文依法直接享有優惠期效果。
4. 結論：該論文公開之事實該當專利法第 22 條第 3 項第 1 款，不得作為專利法第 22 條第 1 項或第 2 項之先前技術。因此，審查官不可以該論文公開之內容及事實，作為核駁申請案 A 不具新穎性或進步性之引證。

【案例二分析】

申請日 107 年 2 月 1 日距論文公開日 106 年 6 月 1 日為 8 個月，符合 12 個月期間要件。

核心觀念

本題以命題當年（民國 107 年）專利法規及專利審查基準為準（現行法規相關要件與架構亦相同）：

1. 可據以實現要件（專利法第 26 條第 1 項）：說明書之【實施方式】必須明確且充分揭露發明內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無需過度實驗的情況下，即能瞭解並可據以實現該發明。
2. 申請專利範圍明確性與支持要件（專利法第 26 條第 2 項）：申請專利範圍必須明確界定申請專利之發明，且各請求項必須為說明書所支持。
3. 獨立項與附屬項之規範（專利法施行細則第 18 條）：

• 獨立項：應載明申請專利發明之必要技術特徵，且應界定出合法的最大保護範圍。
• 引用記載形式之獨立項（專利審查基準第二篇第一章第 2.4.2 節）：獨立項得以引用形式記載，但因技術實質上替換或變更了被引用項的特徵，未完全包含被引用項之全部特徵，實質上仍為獨立項。
• 詳述式附屬項（細則第 18 條第 2 項）：就所依附之請求項中已有的技術特徵，進一步具體界定其構成（如形狀、構造、作動方式等）。
• 附加式附屬項（細則第 18 條第 2 項）：於所依附之請求項的構成之外，增加新的技術特徵（常用語為「更包含……」）。
• 多項附屬項之依附限制（細則第 18 條第 7 項）：多項附屬項不得直接或間接作為其他多項附屬項之依附對象（即「多項不得依附多項」原則）。

解題方法

1. 實施方式之撰寫架構：

• 結合發明構想圖（圖 1 至圖 5）及元件符號，將兩個實施例之組成構件、空間配置、組裝連結與作動機制清楚揭露。
• 第一實施例（圖 1、圖 3、圖 4、圖 5）：傘具 10 之頂部 12 倒立插設於腳架結構 20 之中空支架部 22。說明支架 24 藉由樞接部 26 相對中空支架部 22 進行展開（呈一夾角支撐於地面，限位件 30 提供限位支撐）與收合（平貼中空支架部 22），中空支架部 22 內之固定件 40 固定頂部 12，以及雨滴沿傘面 14 及中空支架部 22 集中引流至地面的功能。
• 第二實施例（圖 2）：傘具 10 之握持部 16 正立插設於腳架結構 20 之中空支架部 22。支架 24 展開形成直立站立狀態，固定件 40 固定握持部 16，達到臨時置傘、釋放使用者雙手之功效。

2. 申請專利範圍之項次佈局：

• 請求項 1（獨立項）：涵蓋第一實施例之必要技術特徵，以傘具（頂部、傘面、握持部）配合腳架結構（中空支架部、複數個支架，可收合平貼與展開夾角），並界定頂部插設於中空支架部，取得最大保護範圍。
• 請求項 2（依附項 1 之詳述式附屬項）：進一步界定項 1 中已有的技術特徵，例如具體界定「該中空支架部為兩端貫穿之中空柱體，以使插設於該中空支架部之該頂部所導引的雨水由該中空支架部之底端排出」。
• 請求項 3（多項及附加式附屬項）：依附於請求項 1 或 2，並增加全新元件，界定「更包含複數個限位件，設置於該等支架上……」。
• 請求項 4（獨立項，引用記載形式）：依據第二實施例撰寫，引用請求項 1 但置換關鍵特徵（將「頂部插設」置換為「握持部插設」），以符合引用記載形式獨立項之規範。
• 請求項 5（依附項 4 之詳述式附屬項）：進一步界定項 4 之技術特徵，例如握持部與中空支架部之配合方式或固定位置。
• 請求項 6（多項及附加式附屬項，最多依附）：增加「至少一固定件」特徵。依附時必須排除同樣身為多項附屬項的請求項 3，因此合法之最大依附範圍為「如請求項 1、2、4 或 5 中任一項所述之多功能腳架傘」。

解題技巧

1. 區分「詳述式」與「附加式」：

• 若附屬項引入了前項未曾出現過的新構件（例如：項 1 未寫固定件，附屬項寫「更包含一固定件……」），此為附加式。
• 若附屬項是針對前項已出現構件的形狀、材質、位置或運作關係做深入限定（例如：「其中該中空支架部為……」），此為詳述式。考卷若指定詳述式，切勿寫出「更包含……」的全新構件。

2. 多項附屬項避免踩雷（嚴禁多項依附多項）：

• 題目要求請求項 6 為「盡可能最多依附之多項附屬項」。因請求項 3 已是多項附屬項（依附項 1 或 2），請求項 6 若寫「依附項 1 至 5 中任一項」，即包含了依附項 3，構成「多項附屬項依附多項附屬項」，違反專利法施行細則第 18 條第 7 項規定。正確寫法必須跳過項 3，寫成「如請求項 1、2、4 或 5 中任一項所述」。

3. 引用記載形式獨立項的特點：

• 形式上寫「一種多功能腳架傘，如請求項 1 所述之多功能腳架傘，其中……」，但其內容並非全盤承接項 1，而是將項 1 之某一特徵（頂部插設）置換為另一特徵（握持部插設）。