110 高普考高考三級 智慧財產行政 智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) 考古題詳解

核心觀念

本題考查商標法第 36 條第 1 項第 3 款「善意先使用」之要件，以及先使用人於商標權取得後改以「授權契約」使用商標，授權契約終止後，是否仍得回復主張善意先使用抗辯。

以命題當年（民國 110 年）法規為準，商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定：

在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標識。

此規定的功能，是保護商標申請日前即已善意使用商標，並已形成一定商業利益或商譽之先使用人，避免商標註冊後完全剝奪其既有事業。

然而，該抗辯以先使用人「持續基於自己原有的先使用事實」為基礎，並非使先使用人取得與商標權相同的商標權，也不是可以任意恢復使用的永久性權利。

解題方法

本題應依下列順序判斷：

1. 甲是否符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款的先使用要件。
2. 甲於乙取得商標權後，實際上是基於何種法律原因使用 A 商標。
3. 授權契約終止後，甲能否回復主張原先的善意先使用抗辯。
4. 衡量善意先使用制度的保護目的與商標權人的信賴及契約關係。

法條要件與本題涵攝

一、甲在乙申請商標前確有先使用事實

題目明確指出，甲公司在乙申請註冊 A 商標前，已善意使用相同商標於同一商品。

因此，甲原則上具備第 36 條第 1 項第 3 款的基本要件：

• 使用時間早於乙之商標註冊申請日；
• 使用出於善意；
• 使用相同商標；
• 使用於同一商品。

若甲在乙申請日前即已實際使用，且非為搶註、仿冒或明知他人商標而攀附商譽，甲原本確實可能主張善意先使用抗辯。

二、乙取得商標權後，甲改以授權契約為使用依據

乙取得 A 商標權後，與甲簽訂授權契約，由乙授權甲使用 A 商標。

此時甲繼續使用商標的直接法律依據，已經不是第 36 條第 1 項第 3 款的善意先使用，而是乙基於商標權所授與的契約上使用權。

換言之，甲在授權期間使用 A 商標，是得到商標權人同意的合法使用。乙既然已同意甲使用，甲即無須以善意先使用抗辯對抗乙；乙也不能在授權有效期間，主張甲的使用侵害其商標權。

三、授權契約終止後，甲不得再回復主張善意先使用抗辯

授權契約因雙方嫌隙而終止後，甲若繼續使用 A 商標，即不再具有乙的授權同意。

此時甲雖然在時間上曾於乙申請日前使用過 A 商標，但其後已選擇與乙締結商標授權契約，並在授權期間改以契約授權作為使用依據。授權終止後，甲不能將原本的先使用事實重新取回，作為繼續使用的法律依據。

理由如下：

1. 善意先使用抗辯是例外規定，應限於原有先使用範圍

以命題當年（民國110年）法規為準

一、核心觀念

本題主要考查著作權法上的兩種著作財產權限制：

1. 為視覺障礙者製作點字版本的特別規定：著作權法第53條。
2. 學校為授課目的重製著作，以及合理使用的判斷：著作權法第46條、第65條。

判斷是否侵害著作財產權，應依序檢驗：

• 著作是否已公開發表；
• 利用行為是否屬於重製、改作等著作財產權所控制的行為；
• 是否有著作權法第53條、第46條等法定著作財產權限制；
• 利用是否超過合理範圍。

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二、（一）A學校製作點字書

1. A學校的行為屬於重製

甲已出版「現代法律常識」，M著作屬於已公開發表之語文著作。

A學校將M著作轉製成點字書，係將著作內容以另一種形式固定下來，屬於著作權法上之「重製」。原則上，重製權專屬於甲，A學校未經同意重製，形式上確實涉及甲的重製權。

2. 著作權法第53條的適用

著作權法第53條為保障視覺障礙者受教育及取得資訊的權利，對於已公開發表之著作，得以點字、錄音或其他適合方式重製，專供視覺障礙者使用；但須符合非營利目的等要件。

本題事實符合以下條件：

• M著作已經公開發表；
• A學校為依法設立之市立學校；
• 製作目的在提供視覺障礙學生使用；
• 使用方式為製作點字書；
• 僅製作50本，具有特定教育使用目的；
• 題目未顯示A學校有營利或藉此銷售之情形。

因此，A學校的行為符合著作權法第53條所定之著作財產權限制，不必取得甲的事前同意。

3. A學校仍應遵守的界線

第53條並非毫無限制。若A學校將點字書出售營利、提供非視覺障礙者任意使用，或大量製作並取代原著作之市場，便可能超出特別規定的適用範圍。

本題中，50本點字書係供該校視覺障礙學生使用，未顯示有營利或逾越必要範圍的情形，應認為符合規定。

【小結】

A學校雖然未經甲同意製作點字書，但因受著作權法第53條保障，該重製行為不受甲重製權效力拘束。

【答案】A學校的抗辯有理由，甲不得僅以未經同意重製為由請求損害賠償。

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三、（二）B學校將各章摘要編入補充教材

1. B學校的行為屬於重製

B學校將M著作每章最後2頁的摘要全部納入公民課程補充教材，每本教材均重製20頁，500本教材即涉及大量重製。

因此，B學校的行為原則上侵害甲的重製權。問題在於，B學校是否可以主張著作權法第46條的學校授課合理使用，並由第65條判斷其是否屬於合理範圍。

2. 著作權法第46條的適用

依法設立之各級學校或其教師，為學校授課之目的，在合理範圍內，得重製他人已公開發表之著作。

本題中：

• B學校為普通高中，屬依法設立之學校；
• M著作已公開發表；
• 重製目的為提升公民課程教學成效；
• 補充教材供學生課程使用。

因此，B學校具備第46條所要求的主體、著作及利用目的要件。

但第46條的核心限制是「在合理範圍內」。符合教學目的，並不代表學校可以不受限制地大量複印整部或整段著作。

3. 依著作權法第65條判斷合理範圍

（1）利用目的及性質

B學校是為公民課程教學而使用，且題目沒有指出其以營利為目的，屬於教育及非營利性利用，對B學校有利。

（2）著作的性質

（以下以命題當年，即民國110年之專利法規為準；現行法對部分專利程序已有修正，解題仍依110年法規。）

一、核心觀念

本題涉及三個重點：

1. 委託研究開發成果之專利申請權歸屬。
2. 冒認申請時，真正權利人依專利法提起舉發之期間及「擬制申請日」效果。
3. 舉發期間經過後，真正權利人是否仍得提起民事移轉專利權訴訟。

依專利法第5條，專利申請權係指得依專利法申請專利之權利；專利申請權及專利權均屬財產權。

依專利法第8條，委託他人研究開發者，其專利申請權原則上歸委託人；契約另有約定者，從其約定。本題甲、乙已明確約定研發後之專利申請權及專利權由甲取得，因此甲為真正有權申請專利之人，乙並非有權申請人。

二、甲於民國110年是否仍得舉發並取得擬制申請日利益

（一）專利法第35條之特別舉發制度

專利法第35條規定，發明專利權人並非真正有權申請專利之人時，真正有權申請專利之人得於發明專利公告後二年內請求舉發。

舉發成立且撤銷專利權之審定確定後，真正有權申請專利之人得於審定確定後二個月內，依原申請案之申請日提出專利申請。此即所謂「擬制申請日」利益。

其效果是：

• 甲不必以重新提出申請當日作為申請日；
• 得以乙原先提出 A 發明專利申請之日期，作為甲申請案之申請日；
• 因而保留較早申請日所產生的新穎性、先申請原則及優先權判斷上的利益。

（二）本題二年期間已經過

A 發明專利於民國107年4月15日公告，舉發期間自公告日起算二年，至民國109年4月15日屆滿。

計算如下：

$$107年4月15日＋2年＝109年4月15日$$

題目詢問民國110年時之法律狀態，甲已超過專利法第35條所定之二年期間。因此，甲不得再依專利法第35條請求舉發，也無從透過該程序取得以乙原申請日為基準之擬制申請日利益。

（三）結論

甲目前不得依專利法第35條為舉發。其原因並非甲不是權利人，而是專利法所定二年舉發期間已經過。

三、甲是否得提起民事給付訴訟請求移轉專利權

（一）舉發請求與民事移轉請求之性質不同

專利法第35條之舉發制度，是以撤銷乙已取得之專利權，讓甲重新依原申請日提出申請。

民事移轉專利權訴訟，則是基於甲與乙間之契約及專利申請權歸屬，請求法院判命乙將 A 發明專利移轉登記予甲。其目的在於保留既有專利權，直接使登記名義人由乙變更為甲。

兩者法律效果不同：